INPI publica portarias que facilitam a averbação e registro de contratos de tecnologia

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) publicou, em 11 de julho de 2023, as Portarias nº 26 e 27/2023, a fim de formalizar alterações no procedimento administrativo e diretrizes para registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, bem como averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial.

Tais mudanças formalizam entendimentos divulgados em dezembro de 2022 pelo INPI, que aguardavam regulamentação para entrada em vigor, e refletem práticas já adotadas internacionalmente.

A simplificação no processo de averbação e registro de contratos perante o INPI promete gerar mais agilidade e estimular as negociações de players nacionais e internacionais. As alterações também permitirem uma ampliação da autonomia dos agentes privados, o que fortalece o ambiente institucional brasileiro e cria incentivos para o desenvolvimento econômico.

Conheça as Portarias

A Portaria nº 26/2023 dispõe sobre novidades que devem ser observadas pelos interessados em averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e no registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Tal portaria revogou expressamente as Instruções Normativas nº 16/2013, 39/2015 e 70/2017 do INPI.

Por sua vez, a Portaria nº 27/2023 traz modificações nas diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos que devem ser observadas pelo próprio INPI. Ela revogou expressamente a Resolução nº 199/2017 do INPI, que dispunha anteriormente sobre tais temas.

Principais mudanças

 Dentre as principais atualizações, é possível destacar:

• Reconhecimento expresso da possibilidade de registro de contrato de licença de tecnologias não patenteadas (know-how), cujo registro deve ocorrer na categoria “Fornecimento de Tecnologia” (Portaria nº 26/2023, artigo 2º, III, a);
• Possibilidade de cobrança de royalties em licença de pedido de marca (a aplicação desse entendimento a pedidos de patente, desenhos industriais e demais ativos não foi reconhecida na normativa, pois ainda depende de avaliação pela Procuradoria Federal Especializada do INPI) (Portaria nº 27/2023, artigo 14, IV);
• Dispensa de rubrica em todas as páginas dos contratos e seus anexos, exigência da extinta Resolução nº 199/2017;
• Dispensa da subscrição de duas testemunhas em contratos com previsão de assinatura no Brasil, exigência da extinta Resolução nº 199/2017;
• Dispensa da apresentação dos documentos societários da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, exigência da extinta Resolução nº 199/2017;
• Dispensa da apresentação da Ficha Cadastro, exigência da extinta Resolução nº 199/2017;
• Dispensa da notarização e apostila/consularização de documentos com assinaturas digitais feitas no exterior;
• Aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil.

Aplicação imediata

As novas portarias passaram a valer e produzir efeitos a partir de suas publicações na Revista de Propriedade Industrial (RPI) nº 2740, no dia 11 de julho de 2023. Assim, novos procedimentos para registro e averbação de contratos de tecnologia realizados desde tal data devem seguir as novas diretrizes apresentadas.

Efeitos do registro ou averbação

O registro ou averbação de contratos junto ao INPI garante a produção de efeitos perante terceiros e confere mais segurança jurídica às negociações envolvendo ativos intangíveis. Ademais, o procedimento permite a dedutibilidade fiscal dos valores pagos a título de royalties.

Vale lembrar que a Lei nº 14.596/2023, que dispõe sobre regras de preços de transferência e entra em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogou dispositivos legais que estabeleciam a obrigatoriedade de averbação ou registro de contratos perante o INPI para fins de dedutibilidade fiscal. Além disso, desde 30 de dezembro de 2022, quando entrou em vigor a Lei nº 14.286/2021 (Novo Marco Cambial), a averbação ou registro não é mais um requisito para legitimar remessas de royalties ao exterior, bastando, para tanto, prova do pagamento do imposto sobre a renda devido, caso aplicável.

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