ADI 5.529: STF aprova a modulação de efeitos do prazo de vigência de patentes

​O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, na última quarta-feira (12), o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.529, determinando que esta não produzirá efeitos retroativos às patentes já concedidas até a data da publicação da ata de julgamento, com exceção das patentes discutidas em ações judiciais sobre o tema propostas até 07 de abril de 2021, e das patentes referentes a produtos e processos farmacêuticos, equipamentos e materiais de uso em saúde.

O julgamento foi uma extensão da decisão de mérito proferida na sessão de 06 de maio, em que foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial (LPI). Os recentes efeitos aplicados à decisão, ainda que modulados, gerarão repercussões relevantes para o regime de proteção de patentes e para as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs). Estima-se que, apenas na indústria farmacêutica, 3.435 patentes serão afetadas, o que representa 11,2% do total de patentes concedidas com base no referido parágrafo único que estão atualmente em vigor.

Entenda o histórico e os destaques do julgamento

A ADI foi ajuizada em 17 de maio de 2016 pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para questionar a validade do parágrafo único, que garante que o prazo de vigência das patentes não será inferior a 10 e 7 anos para patentes de invenção e modelos de utilidade, respectivamente, a contar da data de sua concessão. Como fundamento, o Procurador sustenta que o dispositivo contrariaria o princípio da temporariedade da proteção das patentes (art. 5º, XXIX, Constituição Federal), da livre concorrência e da proteção aos consumidores por entender que haveria indefinição no prazo da proteção patentária, acarretando insegurança jurídica e, consequentemente, criando obstáculos na atuação dos agentes econômicos concorrentes em potencial.

Na sessão do dia 06 de maio de 2021, por 9 votos favoráveis contra 2 votos contrários, o Plenário do STF confirmou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40. No dia 12 de maio de 2021, então, o Plenário delimitou o alcance do entendimento firmado em sua última sessão, seguindo a linha proposta pelo Ministro Relator, Dias Toffoli, que propôs a modulação dos efeitos da decisão, conferindo a ela efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata do julgamento, de forma a se manter a validade e prazo de proteção das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do dispositivo legal em questão.

No entanto, Toffoli propôs o oposto para patentes objeto de ações judiciais já em curso e as patentes de produtos farmacêuticos equipamentos da área da saúde, de modo que, nestes casos, se aplicarão os efeitos ex tunc, retroagindo às patentes já concedidas com fundamento no parágrafo único do artigo 40. O Ministro Relator justificou seu entendimento pelo fato de que a norma está vigente há 25 anos e já produziu amplos efeitos, devendo-se observar, no presente momento, a segurança jurídica e o excepcional interesse social.

Dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade não atingirá todas as 36.022 patentes de invenção e 2.886 de modelo de utilidade que existem atualmente na condição do parágrafo único, tal como seria caso os efeitos da decisão retroagissem ilimitadamente, mas apenas aquelas que se enquadrem nas duas exceções previstas em seu voto.

Em relação a tais patentes, o Ministro Relator esclareceu que a decisão não implicará necessariamente na queda de sua proteção, visto que a sua vigência segue assegurada por 20 anos (patentes de invenção) ou 15 anos (modelos de utilidade) contatados da data de depósito do pedido de patente. Além disso, estabeleceu que deverão ser ressalvados os efeitos gerados pelas patentes modificadas por conta da decisão do STF e que estavam vigentes por força do parágrafo único antes do julgamento da ADI.

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*Com colaboração de Lorena Sampaio Pereira