Como funciona a proteção especial das marcas de alto renome

Em regra, a proteção das marcas em território nacional é regida por meio do princípio da especialidade, ou seja, a marca só será protegida, podendo exercer o direito de exclusividade, dentre os produtos e serviços nos quais a proteção foi requerida no momento, sendo possível abranger outros que sejam semelhantes ou afins.

Por esse motivo, existem sinais idênticos que identificam serviços e produtos diversos em nome de titulares diferentes, sem que haja qualquer confusão ou indevida associação no mercado.

Porém, algumas marcas conseguem se posicionar no mercado de modo a atingir requisitos específicos e um determinado status, ultrapassando o princípio da especialidade para uma proteção além do seu ramo de atividade, com o reconhecimento do seu alto renome.

Marcas de alto renome

A definição de marca de alto renome está disposta no art. 63 da Portaria/INPI/PR N°8, de 17 de janeiro de 2022, que diz que “(…) considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença”.

Além disso, se acrescenta a essa definição o disposto da própria Lei 9.279/96, que diz, em seu artigo 125, que é assegurada à marca de alto renome registrada no Brasil proteção em todos os ramos de atividade.

Portanto, a marca de alto renome é aquela reconhecida para além dos produtos e serviços que coloca no mercado, que, pelo seu grande reconhecimento e por sua conhecida boa reputação perante o mercado consumidor, tem a capacidade de atrair clientela com sua marca mesmo em mercados nos quais não atua originalmente.

Tal reconhecimento justifica uma proteção especial quando há possibilidade de confusão pelo consumidor quanto à origem dos produtos e serviços por ela designados ou, ainda, possibilidade de prejuízo para a reputação da marca.

Dessa forma, com tal fim de proteção, o reconhecimento do alto renome de uma marca é uma exceção ao princípio da especialidade, ou seja, sua proteção abrange todos os ramos de atividade, não apenas aquele em que o titular atua.

Marcas notoriamente conhecidas e marcas de alto renome

Importante ressaltar que as marcas de alto renome não se confundem com as marcas notoriamente conhecidas. Isso porque, enquanto as do primeiro caso são exceções ao princípio da especialidade, as outras são exceções ao princípio da territorialidade, ou seja, como disposto no art. 126 da LPI, “a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade (…) goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.

Dessa forma, a marca notoriamente conhecida não depende de registro prévio perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para ser protegida no território brasileiro (nesse caso, na sua área de atuação), de forma a impedir que empresas peguem “carona” no sucesso e distinção de outras de modo a confundir o consumidor.

A marca que pretende ser reconhecida como de alto renome, por sua vez, deve estar previamente registrada no INPI.

A diluição e prejuízo de reputação

Uma das grandes vantagens do reconhecimento do alto renome é o auxílio na defesa da marca contra a diluição, ou seja, uma efetiva proteção contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo da marca (sendo esta uma das razões de ser dos registros de marca). A diluição constitui uma ofensa à integridade de um sinal distintivo, tendo como efeito a diminuição do seu poder de atração e, consequentemente, de venda.

A diluição poderá ocorrer quando:

• O sinal famoso é associado a um produto ou serviço de baixa qualidade ou vinculado a um conceito moralmente reprovado pela sociedade (maculação);
• A marca passa a identificar serviços e produtos de fontes diversas, afetando sua força distintiva, reduzindo o poder de venda (ofuscação);
• A forma de apresentação é modificada, prejudicando a fixação de uma imagem única e afetando de forma indireta a distintividade da marca famosa (adulteração).

Reconhecido o status de alto renome, o titular da marca encontrará maiores subsídios para proteger seu sinal contra os efeitos da diluição, mantendo seu posicionamento livre dos efeitos aqui comentados.

Requisitos para proteção especial pelo INPI

Para que se obtenha a proteção especial, a marca de alto renome deve ser reconhecida como tal pelo INPI, dependendo da análise de três requisitos fundamentais:

• O reconhecimento da marca por grande parte do público brasileiro, cuja comprovação é feita preferencialmente por meio de pesquisas de mercado;
• A qualidade, a reputação e o prestígio que esse público associa à marca e aos produtos/serviços que ela põe no mercado, comprovada preferencialmente por meio de pesquisa de imagem da marca de abrangência nacional;
• Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário.

O reconhecimento do alto renome

Uma vez reconhecido o alto renome pelo INPI, se tem a proteção da marca em todo território nacional frente a marcas idênticas e, até mesmo, similares, independentemente do segmento da atividade empresarial.

Porém, esse reconhecimento não dura por tempo indeterminado: a anotação é mantida pelo INPI pelo prazo de dez anos, podendo ser requerida novamente após esse período por meio de demonstração da permanência do alto renome da marca, como define o art. 9° da Resolução 107/2013 do INPI.

Esse entendimento de temporalidade da anotação segue o disposto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, no Recurso Especial 1.207.026/RJ, dispôs que “Acolher a pretensão da recorrente e anotar o alto renome de sua marca sem prazo de validade seria o mesmo que conceder um direito perpétuo e ilimitado no tempo, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico (…)”.

Durante esse período, a marca poderá usufruir de um posicionamento privilegiado, com mecanismos mais efetivos para se manter sua posição estratégica na mente dos consumidores.

Para referência, no sítio eletrônico do INPI é possível acessar uma lista de marcas de alto renome em vigência no Brasil.

Para mais informações sobre estratégia de marcas, acompanhe a série especial Desafios jurídicos no posicionamento de marcas.

*Com a colaboração de Julia Leite Contri.