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Camila Rozzo Maruyama

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Com Camila Rozzo Maruyama

TJSP condena empresa por cópia de trade dress de famoso medicamento

​A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (“TJSP”) julgou, no dia 9 de outubro de 2019, a apelação Cível n° 1025574-72.2018.8.26.0100 interposta por Arte Nativa Produtos Naturais Ltda. EPP (“Apelante”) em face de HYPERA S/A. (“Apelada”). O recurso discutiu a violação do trade dress do produto da Apelada (Biotônico Fontoura) pelo produto da Apelante (Bioforzan).

Trade dress constitui o “conjunto-imagem” identificador e distintivo dos produtos colocados no mercado, composto de elementos visuais e gráficos, como forma de embalagem, cores, disposição de letras e imagens, entre outros, e que permite distinguir esses produtos dos concorrentes.

Ainda que não exista uma previsão expressa acerca do trade dress no ordenamento jurídico brasileiro, esse conjunto-imagem também encontra amparo na nossa legislação, visto que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIX, garante proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos. Com base nessa argumentação, o TJSP determinou que a Apelante se abstenha de copiar elementos do trade dress do Biotônico Fontoura, assim como a condenou ao pagamento de danos morais e materiais.

Segundo o relator, o desembargador Alexandre Lazzarini, o princípio da livre concorrência estabelecido na Constituição Federal (art. 170, IV) não é absoluto, de modo que limites são encontrados nos postulados da ética, lealdade, boa-fé e nos direitos dos demais concorrentes. Assim, o aproveitamento indevido de conjunto-imagem alheio por meio da adoção de práticas parasitárias e que causem confusão no público consumidor, em prejuízo do titular dos direitos, configura concorrência desleal e captação indevida de clientela.

Nesse sentido, a decisão ressalta a semelhança entre os produtos das partes, sendo que o produto da Apelada (Biotônico Fontoura) é conhecido no mercado há anos e o produto da Apelante possui a mesma finalidade e é destinado ao mesmo público, de modo que há evidente risco de confusão por parte dos consumidores.

Ademais, a decisão ressalta que os requisitos básicos a serem observados para a proteção jurídica do trade dress, estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, foram identificados, sendo esses: que o referido conjunto-imagem tenha por finalidade justamente a diferenciação do bem no mercado (e não por exigências inerentes à técnica ou funcionalidade própria), e que seja distintivo perante o público consumidor.

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Time de futebol é indenizado por violação de direito marcário

​No dia 11 de dezembro de 2019, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a apelação nº 1000415-18.2019.8.26.0028 interposta por Santos Futebol Clube (“Apelante”) em face de Alessandra de Cassia Andrini (“Apelada”). O recurso pretendia a reforma da decisão de primeira instância, de forma a reconhecer o direito de indenização por danos materiais em decorrência da violação da marca e majoração dos danos morais já arbitrados.

O caso teve início com a instauração do processo pelo Apelante, no qual alegou que a Apelada vendia canecas com brasões de times de futebol e, dentre elas, canecas com a marca de sua titularidade, sem a devida autorização. Pleiteou que cessassem todas as vendas do referido produto e que a Apelada pagasse os danos materiais e morais, a título de indenização, por prática de concorrência desleal e violação do direito de marca do titular.

A juíza entendeu que o Apelante era de fato detentor dos direitos sobre a marca, nominativa e figurativa, em questão e que a venda das canecas com emblema da entidade desportiva estaria infringindo o direito constituído do Apelante. Nesse sentido, condenou a Apelada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à cessação definitiva das vendas, no entanto entendeu que não caberiam danos materiais, uma vez que não havia demonstrações de vendas potenciais e nem de prejuízo pelo Apelante.

Na apelação, o desembargador Cesar Ciampolini ressaltou que no que tange os lucros cessantes a serem indenizados é assegurado ao titular do direito marcário a faculdade de escolher o critério de apuração que lhe seja mais favorável, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial (“LPI”).

Assim, julgou parcialmente procedente o recurso, condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais na forma de remuneração equivalente à que o Apelante teria recebido pela concessão de licença de uso para exploração da marca, conforme o referido artigo 210, inciso III da LPI e negou o pedido de majoração dos danos morais, mantendo o valor de R$ 5.000,00 arbitrado em primeira instância. 

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TJSP decide que marketplace não é responsável por venda fora da plataforma

​Em 13 de dezembro de 2019, a 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou sentença de primeiro grau para estabelecer que marketplaces não devem ser responsabilizados por vendas concluídas fora da plataforma e em desacordo com seus termos de serviço.

Um vendedor cadastrado em plataforma de e-commerce realizou o envio de aparelho celular ao comprador após o recebimento de e-mail comprovando o pagamento do valor devido, mas, posteriormente, tomou conhecimento de que o seu saldo na plataforma estaria zerado mesmo com a conclusão da venda do aparelho. Por este motivo, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais contra a plataforma de e-commerce, sob a alegação de que teria havido falha na prestação de serviço, uma vez que o autor teria tomado as devidas precauções durante a venda do produto.

O marketplace, por sua vez, esclareceu que seus Termos e Condições, com os quais o autor havia anuído, foram descumpridos. Isso porque a venda não foi realizada através da plataforma, mas sim por meio do e-mail pessoal da parte autora, de modo que a ré sequer esteve ciente da conclusão da venda. Além disso, os procedimentos indicados para evitar fraudes – como certificar a confirmação do pagamento na própria plataforma – não foram seguidos pelo autor. Assim, a ré defendeu que os fatos que deram origem à ação foram de culpa exclusiva do autor em razão da não observância dos Termos e Condições da plataforma, que estaria isenta de eventual responsabilização.

Na sentença, o juiz Fábio Mendes Ferreira, auxiliar da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Presidente Prudente, reconheceu a jurisprudência consolidada que decide por não responsabilizar as plataformas de e-commerce que não intermediaram a conclusão de uma venda, mas entendeu não se tratar da situação fática trazida pelo caso concreto. O juiz defendeu que o sítio eletrônico, por promover negociações, deve garantir a segurança de seus clientes e impedir a ocorrência de fraudes, o que não teria ocorrido no caso. A ação foi julgada parcialmente procedente em razão do reconhecimento da falha na prestação de serviço da plataforma – que impossibilita a incidência de teses de excludentes de responsabilidade – e do afastamento da alegação de falta de cautela do vendedor.

Após a interposição de apelação pela plataforma de e-commerce, a 37ª Câmara de Direito Privado constatou que os fatos ocorridos decorreram da desídia do autor – e não da falha na prestação de serviço ou falta de segurança – por não ter confirmado o pagamento pelo comprador na plataforma antes de enviar o aparelho celular. Concluiu-se que o ocorrido foi culpa exclusiva do autor, de modo que a ação foi julgada improcedente.

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