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STJ reconhece necessidade de análise pericial para verificar imitação de trade dress

20Fev2019Feb20,2019
Contencioso e Arbitragem; Propriedade intelectual

​Em 6 de dezembro de 2018, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ("STJ") decidiu, de maneira unânime, dar provimento ao Recurso Especial interposto por Ritter Alimentos S.A. ("Ré"), afirmando a necessidade de perícia técnica para verificação de imitação de trade dress[1], em decorrência da complexidade e multiplicidade de elementos que compõem um conjunto-imagem.

Inicialmente, a Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias Ltda. ("Autora") ajuizou, em face da Ré, ação indenizatória com pedido de cessação de uso do conjunto-imagem de potes de geleia, por conta da semelhança com a embalagem comercializada pela Autora, alegando que resultaria em confusão entre os consumidores.

Por meio de análise de fotografias as embalagens juntadas ao processo, o juiz indeferiu o pedido de perícia técnica da Ré, julgando a questão antecipadamente e considerando haver violação do trade dress da embalagem da Autora pela Ré, mesmo sem análise técnica e pericial das embalagens em questão.

Apesar de a Ré ter recorrido, alegando cerceamento de defesa por não ter sido realizada prova pericial, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o entendimento da primeira instância, negando novamente a perícia, visto que, de acordo com o acórdão, prejudicaria e encareceria o processo.

A Ré interpôs recurso especial, reiterando as alegações de cerceamento de defesa e de que a análise superficial de fotografias dos produtos por profissionais inexperientes na área era uma prova rasa para a análise de potencial imitação de trade dress.

Ao final, a Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti entendeu que a perícia é necessária, visto que a análise de potencial imitação de trade dress é complexa e que há inúmeros elementos que compõem o conjunto-imagem de um produto. A análise desses casos, sob a ótima da Ministra, deve ser casuística. Além disso, como a análise de aspectos mercadológicos e técnicos relacionados a propaganda e marketing por um expert seria imprescindível para o caso, o processo foi anulado desde a sentença e foi deferido o pedido de produção de prova técnica formulado pela Ré. Os demais Ministros seguiram o voto da Relatora.

Clique aqui para ler o acórdão na íntegra.

[1]Conjunto de características visuais e sensoriais de determinado produto ou empresa, capaz de distingui-lo de seus concorrentes.

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