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Notoriedade da marca não é requisito para sua proteção

19Set2018Sep19,2018
Contencioso e Arbitragem; Propriedade intelectual

​Em julgamento realizado em 22 de agosto de 2018, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Márcio Bernardinello EPP ("Bernardinello"), para que a Companhia Brasileira de Distribuição ("Cia Brasileira") se abstivesse de utilizar a marca Surf Trip.

Na origem, Bernardinello ajuizou ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais contra a Cia Brasileira, alegando que essa última vinha comercializando produtos com a marca Surf Trip, o que acarretaria em prejuízos materiais e imateriais e geraria confusão entre os consumidores. O pedido de antecipação de tutela pleiteado pela Bernardinello foi deferido para que a Cia Brasileira se abstivesse de comercializar e manter em estoque os produtos que ostentassem a marca Surf Trip, sob pena de multa diária.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pleitos da Bernardinello sob o fundamento de que os elementos nominativos "Surf" e "Trip" eram expressões vulgares e, portanto, não exclusivas. Além disso, o Juiz de primeiro grau concluiu que a marca em questão seria uma "marca fraca", pois estaria despida de elementos únicos que a diferenciasse de outros produtos.

Contudo, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença para acolher os pleitos da Bernardinello. O Desembargador Relator Cesar Ciampolini ponderou que não restou comprovado nos autos que a expressão Surf Trip era de uso corriqueiro, já que não foi constatado que outras empresas no mesmo mercado utilizavam dos elementos nominativos (Surf e Trip) de forma conjunta.

O Desembargador entendeu que não poderia ser considerada fraca marca com registro no INPI por quase 30 anos. Nesse sentido, incluiu em sua fundamentação argumentos trazidos pela própria Cia Brasileira em ações nas quais busca proteger a sua marca, alegando que, mesmo que a marca seja reproduzida em segmentos de mercado menores, há ofensa ao direito do titular do registro no INPI.

Por fim, o acórdão considerou que, caracterizada a violação ao direito marcário, os danos seriam presumidos e condenou a Cia Brasileira ao pagamento de indenização em danos morais em R$ 150.000,00 e danos materiais calculados sobre os prejuízos sofridos pela violação marcaria a serem apurados em liquidação de sentença.

Clique aqui para acesso à íntegra do acórdão.

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