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É possível a penhora de marca cuja cessão de titularidade não foi registrada no INPI

19Out2018Oct19,2018
Contencioso e Arbitragem; Propriedade intelectual

​Em julgamento realizado em 18 de setembro de 2018, a Terceira Turma do STJ deu provimento unânime ao recurso especial interposto pela Timoner e Novaes Advogados e outros ("Recorrentes") contra ED E RI Cosméticos LTDA e outros ("Recorridos") para permitir a penhora de marca cuja cessão de titularidade não foi registrada no INPI.

Na origem, a Recorrente ajuizou ação de execução em razão do inadimplemento de Termo de Acordo no qual os Recorridos reconheceram dívida por serviços advocatícios prestados. No curso do processo, o Recorrente requereu a penhora da marca Depilsan, de titularidade dos Recorridos, fundamentando a sua pretensão em fraude à execução.

Contudo, sob a alegação de que houve a cessão e transferência da titularidade da marca a terceiros, o juízo de primeiro grau, não constatando a ocorrência de fraude à execução, indeferiu o pedido de penhora.

Diante dessa decisão, o Recorrente interpôs agravo de instrumento, o qual teve provimento negado pelo TJ-SP sob o argumento de que não se poderia deferir pedido de penhora de marca que não mais pertence aos executados, sendo certo que o contrato de cessão fora celebrado aproximadamente um ano antes da assinatura do Termo de Acordo objeto da execução.

Face essa decisão, o Recorrente interpôs recurso especial sustentando que o entendimento do TJ-SP conflitava com as regras de proteção à propriedade industrial que expressamente preveem que quaisquer anotações nos registros de marca somente produzem efeitos em relação a terceiros a partir da data em que publicadas, o que autorizaria o acolhimento do pedido de penhora.

Pautado para julgamento, o STJ decidiu que seria possível a penhora da marca. A Relatora, Ministra Nancy Andrighy, entendeu que a Lei de Propriedade Industrial impõe a necessidade de anotação da cessão junto ao registro da marca e condiciona sua eficácia em relação a terceiros à data da respectiva publicação. Dessa forma, como a cessão no caso em comento não foi publicada, não se operou os efeitos sobre o Recorrente, o que viabiliza a penhora.

Clique aqui para acesso à íntegra do acórdão.

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