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Ações que objetivam a nulidade de registro de marca somente serão imprescritíveis quando evidenciada a má-fé

19Set2018Sep19,2018
Contencioso e Arbitragem; Propriedade intelectual

​Em decisão proferida no dia 02 de agosto de 2018, o Superior Tribunal de Justiça ("STJ") rejeitou recurso interposto pela empresa Johnson&Johnson Industrial LTDA. ("Johnson&Johnson" ou "Autora") em face de ALOÉS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ("Aloés" ou "Ré") e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI").

O processo teve início com ação de nulidade de registro de marca ajuizada pela Autora devido a tentativa da Ré de registrar as marcas "Seja Livre" e "Absorvente Seja Livre" que imitariam gráfica, fonética e ideologicamente a marca "Sempre Livre" de titularidade da Autora.

Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, tendo sido declarada a nulidade dos atos administrativos que concederam os registros da marca "Seja Livre" à empresa Ré.

Contudo, em decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ("TJRJ") a ação foi decretada extinta em razão do transcurso do prazo prescricional. O referido acórdão mencionou também que a marca "Sempre Livre" nunca gozou de originalidade em razão da pré-existência da marca "Finalmente Livre" registrada anteriormente na mesma classe.

Na esteira dos acontecimentos, a Relatora, Ministra Nancy Andrighi, proferiu decisão no sentido de manter o entendimento proferido pelo TJRJ. Segundo ela, em que pese serem imprescritíveis as pretensões que objetivam a nulidade de registro de marca quando se evidenciar a má-fé do requerente, tal entendimento somente poderá ser aplicado quando for efetivamente evidenciada a má-fé, o que fora anteriormente afastado pelo TJRJ.

Logo, negado de forma unânime o Recurso Especial apresentado pela Autora, ficou configurada a permissão de uso da marca pela empresa Ré.

Para ler a decisão na íntegra, clique aqui.

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